第７回：「実用新案について」

　前回ご説明したように、「実用新案」は、「特許」に比べて、中小零細企業・個人事業の方には適した、使いやすい知財保護制度です。

　特許制度も実用新案制度も、「技術的アイデア」を保護する制度ですが、実用新案制度はどちらかといえば、日用品等に関する技術的アイデアをです。従って、中小企業、個人の出願人の方にとって重要なのは、アイデアの種類、資質によって、両制度を使い分けることです。

　例えば、非常にシンプルな構成のアイデアの場合で、事前の調査を行った結果、新規性はあるが進歩性が疑問、というような評価があった場合、特許出願でチャレンジした場合には、特許審査において拒絶理由通知に対して反論して戦った場合でも、最終的に特許にならない、という悲劇が起こる場合もあります。

　このような事態を避けるため、当所では、上記のような場合には、調査報告書において、基本的に実用新案での権利化をお勧めしております。

　その理由は、実用新案登録の無審査制度にあります。

　特許の場合には、特許になるか否かに関する非常に厳しい事前の審査（新規性、進歩性に関する審査）がありますが、実用新案の場合には、この事前審査（「実体審査」と言います）を省略して、実体審査は行わずともかく登録してしまう制度になっています。

　この理由は、かつて、特許審査が遅延し、その結果、「なかなか特許にならない」という批判が産業界からあり、特許審査の促進を図ると共に、実用新案制度を抜本的に改正し、「ともかく登録し、審査が必要な場合にのみ事後的に行う」ように変更したものです。

　その結果、権利化が早期に行われ（速い）、費用は特許の半分以下で済み（安い）、権利内容によっては特許と同等の効果を発揮する場合がある（美味い）ためです。従って、知的財産保護制度の中では、非常に特色のある制度です。さらに説明します。

（１）  権利化が早い
　実用新案制度は、上記のように無審査制度により成立しているからです。「無審査制度」とは、特許の場合のように、「特許にするための要件（新規性、進歩性）を事前に審査せず、形式的な要件のみを審査した後に登録してしまい、もし、必用がある場合には、事後的に審査をしてもらう」という割り切った制度になっています。

　従って、特許庁との間で、「拒絶理由通知の発行」と「意見書・補正書による反論」という、出願人と特許庁との間の攻防の場面がないことから、出願してから登録になるまでは、特許の場合、一般に２年～３年かかるところ、実用新案の場合には、出願から３ヶ月から４か月で登録になります。

（２）  費用が安い（特許の場合の半分以下）

　これは事前の審査がなく、特許で不可避な、審査請求、拒絶応答手続が不要になるからです。当所料金では、いずれも事前調査を含んだ場合、特許の場合、７０万円～１４０万円、実用新案は３０万円～４０万円程度です。

（３）他社の模倣を抑止、防止する力がある。

　この点は、少々説明が必要です。

　実用新案の場合、無審査で登録になりますから、特許と同様に、有効な権利になるために必要な、新規性、進歩性に関しては、登録された場合でも、実際に新規性、進歩性があるか否かは不明です。

　そこで、実用新案法は、「技術評価制度」を設けています（実用新案法第12条）。この制度は実用新案登録の成績表のようなもので、「出願人又は権利者は、必要に応じて事後的に実体審査を特許庁に請求してください」という法体制になっています。

　従って、実用新案権者が、自社の実用新案登録に似ているアイデアの商品をマーケットで発見し、実用新案権に基づいて警告したい、と考えた場合には、先ずは、特許庁に対して技術評価請求を行い、自社の実用新案の権利価値を確認する必要があります。権利の行使として、侵害者と思われる相手に警告を行う場合には、必ず、技術評価書を添付する必要があります（実用新案法第29条－2）。

　この場合、「技術評価」は点数制になっており、「新規性及び進歩性あり」の場合には、「6点（評価6）満点」、「新規性がない」場合には、「1点（評価1）最低点」、「新規性はあるが進歩性はない」場合には「2点（評価2）」という評価になります。

　6点（評価6）であれば、文句のない有効な実用新案権で大手を振って警告でき、従わない場合には裁判所に対して侵害訴訟を提起することもできます。この点は特許権の場合と同様です。

　一方、1点（評価1）の場合には新規性がないのですからこれは完全に無効な権利ということになります。この場合には、権利行使はあきらめるべきです。

　但し、6点（評価6）又は1点（評価1）の評価は非常に事態としては少なく、6点（評価6）の評価はこの20年間でほとんど数件しかありません。また、1点（評価1）に関しては、複数の請求項の内、いくつかに対して示されることはありますが、請求項全てが1点（評価1）という事態はほぼありません。そのような事態を回避するために、当所では事前の調査を必ず行っているからです。

　問題は、評価が2点の場合をどのように考えるべきかです。この2点（評価2）の評価が最も多いのです。「2点（評価2）」は上記のように「進歩性がない」という評価ですから、実用新案登録は本来的には無効、という考え方もできます。但し、このように直接的に考えてしまってよいか、というそうとも言えません。

　なぜなら、特許庁は、進歩性判断に関しては非常に厳格で、若干でも疑義があれば進歩性なし、という評価をします。この点は、特許の審査でも同様で、特許出願に関する拒絶理由のほぼ９９％は「進歩性欠如」です。但し、特許審査のドラマはこの「進歩性なし」という拒絶理由通知をもらったところからスタートします。

即ち、この審査官の判断をいかにして覆すか、が特許審査でも勝負であり、発明の資質、弁理士のスキルが試されるところです。そして、意見書、補正書を提出して反論することにより、拒絶理由を克服して特許になる場合も非常に多いものです。

　一方、実用新案の場合には、制度上、技術評価に対して、意見書、補正書を提出して反論する機会は与えられておりません。あくまでも一方的な審査官の見解が「技術評価」として示されて来ます。従って、仮に「評価２」（進歩性がない）という評価であったとしても、本当に進歩性が欠如しているか否かについては、特許庁はその段階で「進歩性が欠如する」という評価をした、ということであり、これに対する権利者側の反論の機会はないことから、本当に進歩性がないか否か、は不明であり、最終的には裁判所で争ってみないと本当の結論は分からない、ということもできます。

　この点を前提にして考えた場合、最も多い評価である「評価2」の場合は、ある意味でグレーゾーンであると考えられます。この場合には、「評価6」の場合のような積極的な権利行使は控えるべきですが（同法29条―3）、その実用新案登録を利用して、第三者が「模倣したい」と考えた場合であっても、（コンプライアンスの観点から）簡単には真似できないような体制を事実上作ればよいのではないか、ということになります。

　従って、仮に「評価２」であったとしても実用新案登録は存在するのですから、商品、広告等に積極的に「実用新案登録済み」等の表記を行い、実用新案登録が存在することをアピールすれば、少なくとも、簡単には模倣できない、という印象を与え、仮に、他社が技術評価を行い、「評価２」であることを認識した場合であっても、「本当に進歩性がなく無効な実用新案登録であるか否かは、本当には分からないことから危険を冒してまで模倣する、という事態は（コンプライアンスの思想が広まっている現在、）考えにくい」と考えることもできます。

　また、そこまでのリスクを冒して模倣するだけの価値のある商品、事業であるか、という他のビジネス判断のベクトルも作用します。ビジネスパースンであればこの点を最も考慮するはずです。

　ということは、一定の有効性を有する実用新案登録は、基本的に他社の模倣を抑止できる抑止力がある、ということになります。あとは、ビジネスにおいて、いかに有効に他社の模倣の防止力を強くるようにするか、に係ります。従って、評価２の実用新案登録であっても、一定程度の他社への抑止力は結果的に発揮できるものと考えられます。

（４）実用新案をもっと使いましょう。

　特許出願は、全体で年間２９万件程度が特許庁に出願されています。これは世界第３位の件数（1位中国、2位米国、3位日本）です。一方、実用新案は１万件弱なので、知財制度の中では、やや日陰の存在です。また、大企業はほとんど利用していません。

　しかしながら、上記のように、使い方によっては、マーケットにおいて事実上の模倣の抑止力を発揮します。権利の有効期間（存続期間）は特許が２０年に比して１０年ですが、１０年の独占で十分な商品であれば、非常にお得な登録である、と言えます。

　なお、当所では、昨年まで、実用新案権（評価６）に基づき大阪地裁で侵害事件訴訟を弁護士と共に戦っております。

　この事件では、我々は実用新案権者である原告側（台湾の中小企業）で、被告は日本大企業です。裁判は判決までは行かず、裁判上の和解で終了しましたが、かなり原告有利な和解を成立させることができました。このようなことも実用新案に基づいてやれます。

　ここまでお読みいただきありがとうございました。

　
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